Die Verwendung des Zeichens ® ohne entsprechende Lizenz stellt einen Wettbewerbsverstoß dar
BGH 26.2.2009, I ZR 219/06
Die Verwendung eines Zeichens mit dem Zusatz ® ohne entsprechende Lizenz führt in wettbewerblich relevanter Weise irre
Wer ein Zeichen mit dem Zusatz ® verwendet, ohne Inhaber dieser Marke oder einer Lizenz an dieser Marke zu sein, führt den Verkehr i.s.d. §§ 3, 5 UWG regelmäßig in wettbewerblich relevanter Weise irre. Etwas anderes kann gelten, wenn der Betreffende Inhaber einer ähnlichen Marke ist und die Verwendung des Zeichens eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke darstellt.
Der Sachverhalt:
Die Parteien, die beide Rollos vertreiben, haben über die Berechtigung gestritten, mit dem Zeichen “Thermoroll®” zu werben. Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke “Termorol”, die u.a. eingetragen ist für Textilvorhänge. Die Beklagte hat Vermögensgegenstände einer insolventen GmbH erworben, unter anderem Werbematerial, das mit dem Zeichen “Thermoroll®” versehen war.
Seit dem 16.2.2006 ist die Klägerin aufgrund eines Lizenzvertrags berechtigt, die eingetragene Wort-/Bildmarke “Thermoroll®” zu nutzen. Die Beklagte berief sich auf eine Nutzungslizenz für die am 13.2.2006 eingetragene Wortmarke “Thermoroll®”. Die Beklagte beantragte widerklagend vor dem OLG, die Klägerin zu verurteilen, der Beklagten Auskunft darüber zu geben, in welchem Umfang sie bis zum 16.2.2006 mit dem Zeichen “Thermoroll®” geworben hat, und die Verpflichtung der Klägerin festzustellen, der Beklagten den ihr hieraus entstandenen und künftig noch entstehenden Schaden zu ersetzen.
Das OLG wies die Widerklage ab. Auf die Revision der Beklagten hob der BGH das Berufungsurteil insoweit auf, verurteilte die Klägerin zur Auskunft und stellte die Schadensersatzverplichtung der Klägerin fest.
Die Gründe:
Die Werbung der Klägerin war irreführend, weil diese bis zum 16.2.2006 weder Inhaberin einer eingetragenen Marke “Thermoroll®” noch zu deren Nutzung berechtigt war.
Die angesprochenen Verkehrskreise mussten der Beifügung des ® zum Zeichen “Thermoroll” entnehmen, dass es genau diese Marke gebe und die Klägerin zu deren Benutzung berechtigt sei. Nur geringfügige Abweichungen, die auch einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen stünden, wären insofern unschädlich gewesen. Das Hinzufügen von Buchstaben ist jedoch nur dann für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unerheblich, wenn sie weder phonetische noch begriffliche Bedeutung haben. Hier aber führte die Verwendung eines Doppelkonsonanten am Wortende zu einer veränderten Aussprache und die Einfügung des “h” hinter dem Anfangsbuchstaben “T” weckte eine stärkere Assoziation zu dem Begriff “Therm-”.
Der Irreführung darüber, dass die in der Werbung angegebene Marke “Thermoroll®” von der tatsächlich bestehenden Marke „Termorol“ abwich, hat das OLG zu Unrecht die wettbewerbsrechtliche Relevanz abgesprochen. Die wettbewerbliche Erheblichkeit ist ein dem Irreführungstatbestand immanentes, spezifisches Relevanzerfordernis, das als eigenständige Bagatellschwelle eine zusätzliche Erheblichkeitsprüfung nach § 3 UWG ausschließt. Werbung ist nur dann irreführend, wenn sie geeignet ist, bei einem erheblichen Teil der umworbenen Verkehrskreise irrige Vorstellungen über das Angebot hervorzurufen und die zu treffende Marktentschließung in wettbewerblich relevanter Weise zu beeinflussen.
Das OLG hat bei seiner Annahme, die Verwendung des Zeichens “Thermoroll®” durch die Klägerin habe zu keiner relevanten Fehlvorstellung der Verbraucher geführt, den Sachverhalt nicht ausreichend gewürdigt. Hier belegte schon der Rechtsstreit selber, dass die Parteien der Verwendung des Zeichens “Thermoroll®” eine große Bedeutung beigemessen haben. Die Klägerin war sich zudem des Unterschieds zwischen ihrer Marke “Termorol” und dem verwendeten Zeichen “Thermoroll®” bewusst. Es liegt auf der Hand, dass sich ein Unternehmen, das in dieser Weise den falschen Eindruck erweckt, Rechte an einem bestimmten Zeichen zu besitzen, hiervon einen Vorteil gegenüber den Abnehmern verspricht. Es ist ureigenste Aufgabe des Irreführungsverbots, die Werbung mit der Unwahrheit im geschäftlichen Verkehr zu unterbinden.
Quelle: Homepage des Bundesgerichtshof